轉載--台灣法律網
改裝與仿冒的界線——勞力士手錶公司 訴麥克公司案
文 / 陳裕禎
Rolex Watch, U.S.A., Inc. v. Michael Co. (1999)
Counterfeiting
文 / 宏景智權科技總經理 陳裕禎/賴清陽律師(US)/劉宗坤律師(US)
改裝名牌產品是一項規模很大的特殊產業。美國和世界各地都有許多人從事這種不一定合法的行業。一般而言，被改裝的產品大都是價值高昂的名牌。這些產品之所以被改裝有時是因為本身製造有瑕疵，有時是因為在使用中有所損壞，需要修理。值得注意的是，用以改裝名牌產品的零部件很多不是原廠製造，而是一些仿造的代用品。這些代用品的性能和質量很多時候不及原廠產品。一些名牌廠商為了保護其品牌，便要求改裝商在改裝時，使用原廠零部件，否則改裝後的產品不能掛原先的商標。
不過，許多改裝商和修理商為了降低成本，不願使用原廠的零部件。尤其是那些低成本經營的改裝商，如果完全使用原廠零部件可能就沒有多少利潤空間了。在這種情況下，改裝商在改裝的產品上使用原廠商標時必須特別謹慎，否則便有可能面臨商標侵權的指控。按照美國商標法中的「反仿冒」條款，名牌商標的擁有者，可以起訴那些在產品改裝中，使用了非原廠零部件，仍然掛原廠商標出售的改裝商。
勞力士（Rolex）是馳名世界的手錶品牌，原產瑞士。美國瑞士勞力士公司，是勞力士公司設在美國的子公司，全權處理在美國的銷售和維修業務。為了保護自己的品牌，嚴防假冒產品，勞力士公司只通過自己開設的專賣店，出售和維修勞力士手錶。但是，勞力士手錶只有一年保修期。一年過後，顧客要付費修理。由於勞力士的維修商收費高昂，許多人便到一些不被勞力士公司認可的維修商那裡修理。這些維修商一般不使用勞力士的原廠配件，而是用其他廠商生產的廉價代用配件。麥克公司（Michael Co.）就是這樣一家中等規模的維修商。它不但使用非原廠配件，成批改裝和維修勞力士手錶，而且掛勞力士的商標，批發這些改裝和維修過的手錶。另外，麥克公司還向其他維修商，批發勞力士手錶的舊配件，和仿造的勞力士手錶部件。
在改裝和維修過程中，麥克公司不僅會更換勞力士手錶的表帶或表鏈等部件，而且會更換墊圈、表盤，並且往表盤上鑲嵌寶石。這些被更換的表帶、表鏈、墊圈、表盤和寶石都不是勞力士公司的原廠產品，也未經勞力士公司允許或授權使用。值得注意的是，麥克公司改裝和維修後的手錶仍然掛勞力士的商標出售。沒有任何標誌顯示這些手錶經過改裝或維修，也沒有任何標誌顯示這些手錶在改裝和維修中使用了非原廠部件。
仿冒產品給勞力士公司帶來巨額損失，也損害了勞力士的品牌。所以，勞力士公司僱有專門人員，在各主要市場上打擊製造和銷售仿冒產品的行為。在美國，勞力士公司更是以積極打擊仿冒產品著稱於業界，經常派人明查暗訪，一旦發現仿冒現象，就立即訴諸法律。麥克公司改裝的勞力士手錶進入市場後，自然引起了勞力士公司的注意。勞力士公司從零售商那裡順籐摸瓜，一直追查到麥克公司，並以仿冒名牌產品，違反商標法為由把麥克公司告上法庭。
勞力士公司指出，麥克公司在未經授權改裝後的勞力士手錶上保留「勞力士」商標，不做任何改裝標記。這是一種欺騙和誤導消費者的行為，會使消費者把這些改裝後的手錶，誤以為是原裝的勞力士手錶。而這些經改裝的手錶，與原裝的勞力士手錶在性能、質量和價格上都存在著顯著差異。所以，麥克公司的行為違反了商標法中「反仿冒」的條款，侵犯了勞力士公司的商標權。在此基礎上，勞力士公司要求法院，永遠禁止麥克公司，掛「勞力士」商標，銷售這些改裝後的勞力士手錶。
麥克公司對於自己使用非原廠配件改裝，並銷售勞力士手錶的行為供認不諱，但並不承認自己的行為構成了仿冒（counterfeiting）。在改裝與仿冒之間，法律並沒有劃定一條明確的界線。按照美國商標法中的「反仿冒」條款以及法院的解釋，要確定改裝產品是否構成仿冒，既要看產品本身的改動程度，也要看消費者的反映。就產品改變的程度而言，如果改裝只是更換一個產品的某些次要部件，改裝後產品的主要結構和部件，都保持原樣，那麼改裝後的產品，在做適當的改裝標誌後，照樣可以掛原先的商標出售。這種情況並不構成仿冒。相反，如果改裝使一個產品的主要結構和部件，發生了根本性變化，那麼，改裝後的產品，事實上就可以被看作是一個新產品，不能再掛以前的商標了。如果改裝商仍然給產品掛原先的商標，就構成仿冒。就消費者的反映而言，如果改裝後的產品，沒有使消費者受騙上當，把改裝後的產品誤作原裝產品，那麼改裝的產品就不應被當作仿冒產品。相反，如果改裝後的產品令消費者受騙上當，誤以為是原裝產品，那麼這種改裝產品就屬於仿冒。
先看產品本身。麥克公司申辯，經過改裝後的這些勞力士手錶並沒有變成一個新品牌，而仍然是勞力士手錶。按照麥克公司的說法，更換損壞的表帶、表鏈、墊圈、表盤，甚至向表盤上鑲嵌寶石，都不至於使手錶發生根本性變化。勞力士則針鋒相對，舉證反駁麥克公司的說法。按照勞力士公司提供的證據，勞力士手錶的表盤和鑲嵌寶石的工藝，決定著手錶的性能和可靠性；墊圈決定著手錶的防水功能；表帶和表鏈則會影響手錶的使用和耐久性。所以，麥克公司改裝的全是手錶上的關鍵部件，經改裝後的勞力士手錶已經面目全非，不能再叫勞力士手錶。麥克公司繼續掛勞力士的牌子銷售，已經構成了仿冒。勞力士公司的申訴，證據確鑿，有理有力，說服了法庭。法庭認定，勞力士手錶經過麥克公司改裝後已經完全變成一種新產品，不能再掛勞力士的商標出售。
再看消費者的反映，麥克公司在改裝的勞力士手錶上面，沒有做任何改裝標記。因為價格和進貨渠道等原因，從麥克公司批發勞力士手錶的那些批發商，自然知道自己購買的是改裝後的勞力士手錶。但是，直接從零售商那裡購買勞力士手錶的消費者卻不一定有專業辨識能力。雖然，原裝勞力士手錶只在勞力士公司的專賣店出售，但是一般消費者對此並不一定知情。如果在改裝後的勞力士手錶上面，不做任何改裝標記，就批發到表店出售，普通消費者便有可能受騙上當，把這些改裝表誤認為原裝表。有鑒於此，法庭認定麥克公司改裝的勞力士手錶，會導致消費者受騙，誤認產品的來源。
基於以上兩點，法庭判定，麥克公司改裝勞力士手錶的行為已經構成仿冒。勞力士公司進一步要求法庭頒布永久禁止令（Permanent Injunction Order），永遠禁止麥克公司掛「勞力士」商標及銷售改裝後的勞力士手錶。麥克公司輸掉了關鍵一役，不得不退守，以保住最後一道防線。麥克公司力圖說服法庭，頒布一項有條件禁止令，在麥克公司對改裝配件和改裝後的手錶，做出永久性的顯著標示後，仍然允許麥克公司繼續掛「勞力士」商標，出售這些經改裝和修理過的勞力士手錶。麥克公司申辯，如果在改裝表的配件上貼上永久性的改裝標誌，再在改裝表的標籤上標明是改裝貨，不是原裝產品，消費者就不至於受騙上當，把改裝產品誤以為是原裝產品了。勞力士公司則極力反對麥克公司的這一提議，堅持要求法庭頒布無條件的永久禁止令。勞力士公司申訴，麥克公司改裝過的勞力士手錶，已經變成與原裝勞力士手錶完全不同的產品，所以，無論如何不能掛「勞力士」的商標出售。
最終，法庭同意了勞力士公司的要求，向麥克公司頒布了無條件的永久禁止令，責令麥克公司永遠不得改裝、修理或銷售勞力士手錶。麥克公司終於沒有守住最後一道防線。
律師點評：
法律在改裝（recondition）和仿冒之間並沒有劃定一條明確的界線。一個產品改裝到何種程度仍然可以掛原有商標銷售，而不構成仿冒，往往因改裝的產品種類而異。似乎越是改裝價格昂貴的名牌產品，構成仿冒的改裝程度要求就越低。比如說，本案中的勞力士手錶，對表帶和表盤的改裝就構成了仿冒。不過，根據法院現有的判例，從改裝到仿冒基本是一個量的增長過程。僅僅更換表帶可能不會構成仿冒，但是如果表帶和表盤一起更換，就構成了仿冒。換言之，一件產品改裝到一定程度就發生了性質上的變化，變成了一件新產品。這時候，再掛原有商標銷售就構成仿冒。
正如法院在本案中所強調的，判斷是否構成仿冒，要看改裝後產品的主要結構或部件是否發生變化。如果產品的主要結構或部件都被改變，仍然掛原產品的商標銷售，便涉嫌仿冒。如果改裝只是更換了某些附屬零件，並沒有改變產品的主要結構或更換產品的核心部件，在對產品做出適當改裝標示後，仍然可以掛原產品的商標出售。以改裝豐田汽車為例子，如果只是更換了車輪、汽車發動機的皮帶或電線等零部件，改裝後仍然可以掛豐田商標銷售。如果把豐田汽車發動機換成其他品牌的發動機，卻仍然掛豐田商標銷售，便涉嫌仿冒。
本案也表明，改裝程度決定著法院在賠償問題上做出何種判決。仿冒在性質上遠遠比一般的商標侵權嚴重。所以，法院一旦認定仿冒，便會在賠償問題上相應地從重判決。在本案中，法庭向被告頒布了無條件的禁止令，永遠禁止被告銷售改裝的勞力士手錶。被告曾經試圖說服法庭，允許其在做出改裝標示後，繼續掛勞力士商標出售改裝表。這種要求並非沒有根據。在此前的判例中，法院曾經允許一家維修汽車火花塞的公司，在包裝上做出「改裝貨」的標示後繼續掛原有商標出售維修過的火花塞。不過，那起案件並不涉及仿冒問題，而是一起普通的商標侵權和反不正當競爭訴訟。在本案中，因為法庭認定，被告改裝的勞力士手錶，在結構和主要部件方面都發生了變化，再掛勞力士商標銷售已經構成仿冒，所以法庭無條件地禁止被告，掛勞力士商標出售這些改裝手錶。
